Производитель гидравлики отстоял свой бренд, несмотря на протест экс-учредителя из Италии

Неудачей окончилась попытка итальянской компании Pneumax S.p.A. снять охрану с товарного знака «Пневмакс». Он принадлежит экс-дочке Pneumax - российскому производителю гидравлических и пневматических силовых установок «Пневмакс». Как поступают с брендами другие ушедшие из России компании, выяснял Mashnews.

На разных языках

Итальянская компания Pneumax S.p.A. обратилась в Суд по интеллектуальным правам с требованием снять охрану с товарного знака «Пневмакс». Этот знак принадлежит российскому ООО «Пневмакс». Pneumax S.p.A.была учредителем российского «Пневмакса», долгие годы отечественное предприятие было ее официальным дилером. Сейчас Pneumax S.p.A. ушла из России, а российский «Пневмакс» развивает собственное производство.

6 июня Суд по интеллектуальным правам своим постановлением оставил без удовлетворения жалобу Pneumax S.p.A., у итальянской компании есть два месяца, чтобы обратиться в Судебную коллегию Верховного Суда.

Товарный знак «Пневмакс», из-за которого и велось разбирательство, был зарегистрирован в 2016 году для трех групп товаров по международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В частности, российская компания получила право производить вакуумметры, индикаторы и клапаны (9 класс), приборы для очистки газов (11 класс) и гидравлические системы для транспортных средств (12 класс).

Восемь лет назад товарный знак «Пневмакс» недовольства у итальянской стороны не вызвал.

В апреле 2022 года Pneumax S.p.A. приняла решение прекратить свой бизнес в России, а в ноябре 2022 года обратилась в Роспатент, чтобы снять охрану с товарного знака «Пневмакс». Иностранная компания мотивировала свое требование тем, что название «Пневмакс» - это кириллический вариант Pnewmax.

У Pneumax S.p.A. оформлена международная регистрация товарных знаков на широкий перечень гидравлического оборудования и труб по классам 6, 7 и 17.

В Роспатенте сочли претензии итальянской компании необоснованными, сославшись на то, что российская и итальянская продукция относится к разным классам МКТУ. В Суде по интеллектуальным правам дополнительно аргументировали, что «Пневмакс» - это не транслитерация Pneumax, поскольку звучание названий отличается. В частности, итальянский знак по всем правилам русского языка должен произноситься как «Пнеумакс». Поэтому нельзя утверждать, что знаки похожи до степени смешения. А сам факт сходства звучания не является основанием для того, чтобы лишать другую сторону ее бренда.

Также выяснилось, что агентские договоры не были пролонгированы с 2010 года, а российский «Пневмакс» продавал продукцию под своим брендом по всей стране и рекламировал ее на своем сайте.

СПРАВКА MASHNEWS

• Итальянская компания Pneumax S.p.A. была основана в 1976 году и сейчас является одним из крупнейших производителей пневмоавтоматики. В 1998 году Pneumax S.p.A. стала учредителем ООО «Пневмакс».
• По утверждениям ООО «Пневмакс», в 2007 году 100% доли Pneumax S.p.A.  были выкуплены, новыми учредителями компании стали директор ООО «Пневмакс» Александр Гоголев и директор ООО «Пневмакс Системы» Александр Чубенко.
• В 2008 году на производственной площадке в Химках начался выпуск гидравлических станций под названием «Пневмакс». Было создано собственное конструкторское бюро. В последний раз компания публиковала финансовую отчетность по итогам 2021 года, выручка тогда составила 1,4 млрд рублей, чистая прибыль — 104 млн рублей.

Сохраняя знаки

«Ситуация с «Пневмакс» по-своему уникальна. Практически у всех международных компаний, которые в 2022 году покинули наш рынок, были и продолжают оставаться российские товарные знаки, которые препятствуют подаче новых заявок на сходные товарные знаки от других лиц. А вот у итальянской Pneumax S.p.A такого российского товарного знака не оказалось, поэтому им остался лишь единственный малоэффективный способ защиты. Его суть заключается в том, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является правообладателем в одной из стран Парижской конвенции», - рассказал Mashnews партнер юридической компании «Соничев, Казусь и партнеры» Александр Казусь.

Собеседник редакции отметил, что большинство российских компаний, выступавших агентами и дилерами международных корпораций, легко преодолевают такие ограничения и риски. Они просто открывают другое юридическое лицо и подают заявки на сходные товарные знаки уже от их имени. И это законно, ведь с иностранными компаниями новые юрлица никакой связи не имели. Поэтому, по словам Александра Казуся, маловероятно, что такие споры, как у  Pneumax S.p.A. и «Пневмакс» станут массовыми.

«На сегодняшний день объявившие об уходе компании предпочитают сохранять свои бренды и поддерживают в силе их регистрацию. В качестве примера можно привести Coca-Cola, Starbucks и Jägermeister, которые недавно подали заявки в Роспатент на регистрацию своих базовых брендов в России», - сообщил Mashnews адвокат, руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex  Кирилл Никитин.

При этом Кирилл Никитин подчеркнул, что сам факт иностранной принадлежности Pneumax S.p.A.  вряд ли повлиял на решение суда.

«Российские суды продолжают выносить решения в пользу иностранных правообладателей, в том числе резидентов недружественных стран, основываясь на нормах действующего законодательства исходя из характера и существа правоотношений. Так, например, Суд по интеллектуальным правам удовлетворил требования Coca-Cola против предоставления правовой охраны товарному знаку «Фантола»  на имя ООО «Напитки из Черноголовки-Аквалайф», несмотря на ранее объявленный уход компании с российского рынка. На этом примере можно констатировать, что суды оказались менее восприимчивы к эмоциональным политико-экономическим триггерам, чем ожидали большинство специалистов. Остается надеяться, что подобный профессионализм будет проявлен и их зарубежными коллегами», - сказал Кирилл Никитин.

Примут за пиратов?

В случае, если решение Суда по интеллектуальным правам не будет обжаловано,  «Пневмакс» сможет без ограничений реализовывать свою продукцию в России.

«Если судом признано, что регистрация товарного знака правомерна - то использовать такой товарный знак возможно. Но только при написании его кириллицей», - сообщила Mashnews руководитель правового департамента военно-промышленного холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) Марина Ведмук,

А вот если «Пневмакс» решит наладить поставки своей продукции на экспорт, могут возникнуть определенные риски.

«Отечественная экспортная продукция, на которую будет нанесен товарный знак «Pneumax» / «Пневмакс», будет признана контрафактной по иску итальянской компании в тех странах, где у нее есть правовая охрана. Зарегистрировать свой товарный знак в этих странах у «Пневмакс» тоже не получится, поскольку он будет признан патентным ведомством сходным до степени смешения с более раним знаком итальянцев», - отметил Александр Казусь.

Но отечественное предприятие может поставлять свою продукцию в страны, где у Pneumax S.p.A. нет правовой охраны. «Например, логичным шагом для «Пневмакс» будет получение евразийского товарного знака, который будет действовать на территориях всех государств — членов ЕАЭС», - высказал предположение Александр Казусь.

Однако, по словам эксперта, в этом случае итальянская компания получит возможность снова попытаться оспорить такую регистрацию, если сможет доказать факт агентских отношений и условий таких отношений.

Юрист по интеллектуальной собственности, основатель юридической фирмы Ation Law Полина Возиян рассказала, что в теории «Пневмакс» может попытаться получить регистрацию товарного знака  через систему Мадридского соглашения, которая позволяет подать одну заявку для регистрации знака в нескольких странах. «Однако это не гарантирует автоматическую регистрацию в каждой стране — каждое государство будет самостоятельно рассматривать заявку и принимать решение. Итальянская компания имеет достаточно инструментов, чтобы помешать этому», - подчеркнула Полина Возиян.

Перерыв на три года

Опрошенные Mashnews эксперты обратили внимание на то, что демонстративный уход из страны ряда иностранных компаний в перспективе открывает широкие возможности для их бывших российских партнеров по регистрации сходных по звучанию товарных знаков.

Старший юрист Magenta Legal Максим Васькин сообщил Mashnews, что если товарный знак иностранной компании не использовался в России непрерывно в течение трех лет с даты регистрации, то отечественный заявитель через суд может добиться прекращения охраны товарного знака.

По прогнозу Александра Казуся, череда разбирательств между иностранными и отечественными компаниями по поводу правовой охраны товарных знаков может начаться уже 2025 году.

Компания «Пневмакс» и юридическая компания, представляющая в судах Pneumax S.p.A., на запросы Mashnews пока не ответили.